España. El Tribunal Supremo se pronuncia sobre el alcance del derecho de transformación en relación con dibujos de personajes gráficos (caso “Kukuxumusu”)
En su sentencia 5648/2023, de 19 de diciembre de 2023 (la “Sentencia TS”) la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia 509/2019, de 15 de octubre de 2019 dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Navarra, Sección 3ª (la “Sentencia AP”), que se había pronunciado sobre el alcance de la cesión de derechos de propiedad intelectual a favor de la empresa Kukuxumusu Ideas, S.L. (“Kukuxumusu”) por parte de los autores de los personajes del llamado Universo Kukuxumusu (entre los que destacan Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa), que habían trabajado anteriormente para la compañía, en particular el principal de todos ellos, quien había sido fundador de Kukuxumusu y administrador de la misma durante veinte años, hasta que en 2014 la empresa pasó a manos de otros propietarios.
En un primer momento, ese dibujante principal pasó a desempeñarse como director artístico de la compañía, pero en noviembre de 2015 decidió poner fin a su relación con Kukuxumusu y comenzó una nueva iniciativa empresarial, Katuki Saguyaki, en la que le acompañaron varios dibujantes que habían trabajado junto a él en la etapa de Kukuxumusu.
En los meses posteriores Katuki Saguyaki lanzó una gama de dibujos que, a juicio de Kukuxumusu, remedaban los de su Universo, por lo que constituían una violación de los derechos que ostentaba como consecuencia de la cesión que, en su momento, habían realizado a su favor los dibujantes ahora reunidos en torno al proyecto Katuki Saguyaki.
En consecuencia, Kukuxumusu interpuso una demanda en la que alegaba la infracción de sus derechos de explotación sobre los dibujos que le habían sido cedidos por sus autores, antiguos empleados de la compañía, al entender que los realizados por los demandados para “Katuki Saguyaki” constituían una reproducción y transformación de aquellos.
La sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Pamplona, de 10 de marzo de 2017, se propuso determinar si los dibujos fruto de la nueva actividad artística de los demandados eran reproducciones o transformaciones de los que habían sido objeto de cesión a la demandante, o si, por el contrario, poseían suficiente originalidad y, por lo tanto, no comportaban infracción de los derechos de propiedad intelectual de Kukuxumusu.
Al respecto, el Juzgado determinó que seis de los dibujos utilizados bajo la marca “Katuki Saguyaki” eran meras copias de dibujos que habían sido objeto de cesión a la demandante, mientras que once eran resultado de una transformación. En consecuencia, prohibió “la reproducción de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu (…) en camisetas, sistemas informáticos y cualesquiera otros soportes, cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados”. Asimismo, añadió que los demandados debían abstenerse de “la transformación en cualquier forma de los Dibujos del Universo Kukuxumusu, es decir, los dibujos cuyos derechos económicos de propiedad intelectual fueron cedidos a Kukuxumusu (…) en particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados”.
El Juzgado pone cuidado en subrayar que la condena se limitaba a ordenar el cese en la reproducción y transformación de los dibujos del Universo Kukuxumusu, sin impedir a los demandados crear nuevos dibujos en el mismo estilo.
Los demandados interpusieron recurso de apelación, argumentando que el objeto de los contratos a través de los cuales se habían cedido los derechos de propiedad intelectual eran los dibujos, no los personajes como tales (Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa), y que por tanto la sentencia de primera instancia se había excedido al impedir a los autores seguir ilustrando a los personajes en cualquier otra “escena, situación o peripecia en que éstos pudieran ser representados”.
La Sentencia AP delimita el alcance del recurso, en el sentido de que éste no planteaba que no se hubiese producido una infracción, en algunos casos, de los derechos cedidos a la demandante, sino que perseguía acotar el alcance de esa infracción, en el sentido de que la condena debía circunscribirse a la utilización de los concretos dibujos que habían sido objeto de la cesión, y no a la de los personajes en ellos representados.
La Sentencia AP analiza la cuestión desde el ángulo del derecho de reproducción y desde el ángulo del derecho de transformación.
1. El derecho de reproducción
En cuanto al primero, considera que, en tanto los derechos de explotación sobre el personaje o personajes no fueron objeto de cesión contractual, los demandados deben poder seguir representándolos en sus obras, siempre que no estemos ante una reproducción puramente mimética o idéntica de aquello que aparece en el dibujo objeto de cesión.
En ese sentido, considera el tribunal que debe rechazarse la expresión “cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados”, dado que, como los dibujos objeto de cesión integran personajes, “al prohibirse la reproducción de los dibujos concretos en otra escena, situación o peripecia, se amplía de forma exacerbada el ámbito de la protección del cesionario de los derechos sobre los dibujos extendiéndolo también a los propios personajes que en ellos aparecen o se representan en caso de que sus autores los coloquen en escenas, situaciones o peripecias distintos de los que integran los propios dibujos cedidos”.
2. El derecho de transformación
En cuanto al derecho de transformación, considera igualmente que impedir a los demandados adaptar o recrear los dibujos “en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados”, traspasa los límites de la cesión de derechos operada y amplía de forma significativa el círculo de los actos creativos que integrarían el derecho exclusivo de transformación trasmitido a la demandante.
Para la Audiencia Provincial, el pronunciamiento del órgano a quo peca de excesiva amplitud, generalidad e imprecisión, siendo susceptible de ser interpretado en el sentido de que la utilización de los personajes icónicos contenidos o representados en los dibujos objeto de los contratos de cesión de derechos en cualquier escena, situación o peripecia “nuevas” supondría una transformación no consentida.
Frente a ello, dice la Sentencia AP que solo cabrá apreciar transformación de las obras cedidas en el caso de que en un dibujo realizado por los demandados, que contenga personajes incluidos en los dibujos cuyos derechos de explotación se cedieron, pueda establecerse una relación de filiación entre ambos, y añade que tal circunstancia no tiene por qué concurrir en toda escena, situación o peripecia en que aparezca un personaje que forme parte de los dibujos cuyos derechos económicos se cedieron.
No obstante, deja a salvo que cualquier nueva representación que, con fines comerciales, lleven a cabo los autores de sus personajes, pueda ser objeto de denuncia de infracción por parte de la mercantil cesionaria, en el caso de que integrara una adaptación o transformación inconsentida de un concreto dibujo objeto del contrato de cesión, que lo fue con carácter exclusivo e indefinido. En ese caso, procedería llevar a cabo una valoración pormenorizada a fin de determinar en cada caso si se trata de una utilización lícita del personaje por su autor o bien de un dibujo de ese personaje que solo cabría catalogar como simple transformación o adaptación de otro dibujo preexistente cuyos derechos de explotación fueron cedidos.
En consecuencia, la Sentencia AP revoca en parte la sentencia de instancia, suprimiendo del apartado 1º (a) de su fallo la mención "cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados" y de su apartado 1º (d) la mención "en particular mediante su adaptación o recreación en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados", confirmándola en lo demás.
3. Valoración crítica
A nuestro juicio, la Sentencia AP yerra, en particular al revocar este último pronunciamiento, puesto que el fallo a quo ya presuponía que la aparición en esa nueva escena, situación o peripecia debía constituir una “adaptación” o “recreación”, es decir, partía de la base de que existiría un vínculo de filiación con los dibujos cedidos a la demandante.
Creemos que la Audiencia acepta una dialéctica equívoca, suscitada por la parte demandada, en el sentido de considerar que los personajes como Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa podían ser una entidad creativa con autonomía propia, separada de los [miles de] dibujos que habían realizado en el pasado y cedido a la actora.
Los personajes gráficos, como eran los del caso, se manifiestan al exterior a través de los rasgos que les son característicos y que se repiten como una constante a través de las concretas representaciones en los que el dibujante los va haciendo aparecer. Cuando la propia Sentencia AP habla de que los dibujos se referían todos ellos a Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa está ya realizando una abstracción, pues es claro que en cada dibujo Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa aparecerían en posturas o posiciones diferentes (a veces corriendo, otras saltando, a veces sentados, otras tumbados, etc.), sin que probablemente en ninguna de las representaciones las líneas o contornos empleados para representarlos fueran exactamente coincidentes. Los personajes gráficos se inclinan, se yerguen, elevan un brazo, hablan, ríen, se entristecen o se enfadan. Para representar todas esas situaciones o expresiones el dibujante debe adaptar la fisonomía del personaje a fin de mostrarlo haciendo el gesto o postura de que se trate. A lo largo de esas miles de apariciones diferentes somos capaces de reconocer al personaje por vía de abstracción; pero el personaje, al menos en el campo de este tipo de personajes gráficos, no existe fuera de sus miles de representaciones.
La gama de dibujos cedidos era de tal volumen y variedad que prácticamente captaba todas las posiciones, gestos o posturas en las que Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa pueden ser representados haciendo algo. Sin embargo, puesto que el Universo Kukuxumusu no se compone de dibujos estáticos sino de representaciones de escenas dinámicas en las que Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa hacen algo o les pasa algo, va a seguir siendo necesario representarlos en nuevas escenas o peripecias. Es a eso a lo que se refería el Juez de instancia cuando precisó que el derecho de la demandante tenía que abarcar la posibilidad de seguir representando a Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa en nuevas situaciones, análogas a las que se mostraban en los dibujos cedidos.
Para eso sirve en particular el derecho de transformación. Si el contrato se hubiera ceñido solo al derecho de reproducción, quizás los demandados habrían podido alegar que retenían la capacidad para representar a Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa en otras escenas o peripecias. Sin embargo, al haber cedido también el derecho de transformación, es evidente que estaban autorizando a la demandada a realizar obras nuevas a partir de los dibujos cedidos, es decir, a representar a Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa en nuevas viñetas o escenas. De otro modo, el tribunal de apelación debería haberse parado a pensar para qué le sirve a Kukuxumusu el derecho de transformación (vid., en el mismo sentido, M. SIMÓN ALTABA: “La protección del personaje y el derecho de transformación en la propiedad intelectual”, pe. i. revista de propiedad intelectual, nº 67 (2021), pp. 86-88, quien cree que la Sentencia AP se equivocó al considerar que el derecho de transformación adquirido por Kukuxumusu no le permitía transformar a los personajes, que eran algo así como el contenido de los dibujos cedidos. Según este autor, la Audiencia confunde el derecho de transformación con la libertad creativa de los demandados para seguir creando obras en el mismo estilo artístico).
A nuestro juicio, un buen testigo de que la Sentencia AP no es acertada es que concluye exactamente lo mismo para el derecho de reproducción y el de transformación; lo cual tiene poco sentido porque, si ambos derechos concediesen a su cesionario el mismo ámbito de poder, el legislador no se habría molestado en tipificar dos derechos exclusivos diferentes.
Transformar es elaborar una obra nueva, derivada a partir de la anterior. Lo que vinieron haciendo los dibujantes luego demandados mientras trabajaron en Kukuxumusu no fue reproducir miméticamente a Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa, sino transformarlos continuamente al ir insertándolos en nuevas viñetas, situaciones y peripecias. En cada ocasión el personaje aparecía haciendo cosas distintas, pero el mantenimiento de los rasgos caracerísticos lo seguía haciendo reconocible. Como suele decirse, en la obra derivada hay un cambio de forma externa, mientras que la forma interna permanece inalterable. Eso es lo que pasa con un personaje gráfico que va siendo recreado en diferentes escenas o situaciones: en cada nueva recreación hay algo en él que permanece, pero al mismo tiempo hay algo que cambia, para adaptarlo a un nuevo entorno o escena.
Así las cosas, cuando se produce la cesión del derecho de transformación respecto de una gama de miles de dibujos que representan a un mismo personaje, se están cediendo de forma inevitable los derechos sobre el «personaje», aunque explícitamente el contrato no lo haya formulado de esa manera. Porque el personaje, y en particular el gráfico, no es algo que se pueda separar de los miles de dibujos en los que se le haya representado, y sobre todo no es algo que se pueda separar de las [miles de] potenciales adaptaciones de esos miles de dibujos en los que se le haya representado.
La Audiencia dice que habría que ver, caso por caso, si una concreta realización podría ser obra derivada por tener un vínculo de filiación, lo que implica admitir que cierto número de transformaciones es susceptible de ser controlado por la demandante. Eso coloca sobre Kukuxumusu la carga de ir demandando en cada ocasión conforme a un esquema de prueba y error. Lo que hizo el Juez de instancia, más acertadamente, fue aplicar un cálculo de probabilidades, y dedujo que no había prácticamente espacio para que los demandados pudieran representar a Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa sin incurrir en una adaptación o transformación de alguno de los miles de dibujos cedidos.
En resumen, la Sentencia AP no realiza una asignación clara ni definitiva del derecho de transformación, al no haber deslindado con precisión la frontera entre los dibujos y el personaje. Ello acarrea la paradoja de que, si un tercero decidiera elaborar y explotar de forma inconsentida un dibujo que recrease a Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa en una nueva escena, situación o peripecia, no habría forma de establecer a priori si el legitimado para perseguir esa infracción es Kukuxumusu o son los demandados.
En su recurso de casación, la demandante consideraba que la Sentencia AP había infringido los artículos 18 y 21 del TRLPI, al haber delimitado incorrectamente el contenido y alcance de los derechos que los demandados conservaban sobre los personajes, vaciando correlativamente de contenido los derechos de Kukuxumusu sobre los dibujos cedidos.
En respuesta a los motivos de casación, como había hecho la Audiencia, el Tribunal Supremo realiza un análisis desde el prisma tanto del derecho de reproducción como del derecho de transformación.
1. El derecho de reproducción
En el caso del derecho de reproducción, la Sentencia TS señala que se ha de referir a cada uno de los dibujos que hayan sido objeto de cesión, pero no a otros posibles dibujos de esos mismos personajes, siempre y cuando sean lo suficientemente distintos como para no poder ser considerados un plagio de alguno de los dibujos cedidos. A su entender, el hecho de que se hayan cedido decenas de dibujos de un mismo personaje corrobora que las obras cuyos derechos han sido cedidos son cada uno de los dibujos o representaciones de estos personajes, sin que pueda extenderse a otros distintos, que es lo que sugiere la mención suprimida (“cualquiera que fuere la escena, situación o peripecia en que esos Dibujos puedan aparecer representados”).
Esta última apreciación es refutable, porque da a entender que si la cesión se hubiese limitado a un único dibujo -icónico o emblemático- de cada uno de los personajes, la demandante podría haber sostenido con mayor probabilidad de éxito que la plasmación de esos personajes en nuevas escenas, situaciones o peripecias infringía su derecho de reproducción. Es decir, se estaría considerando a un único individuo de la clase más representativo de esa clase que la suma de todos los individuos de la clase, lo que parece algo contraintuitivo.
Sea como fuere, el resultado al que llega esta parte de la Sentencia TS es que, aun aceptando que pudiera haber margen para discutir, en un caso concreto, en qué medida un nuevo dibujo que represente a uno de esos personajes de los dibujos cedidos comporta una reproducción total o parcial de alguno de esos dibujos, no cabe prohibir con carácter general a los demandados que puedan volver a dibujar a esos personajes en escenas, situaciones o peripecias distintas de las que aparecen en los dibujos cedidos, “siempre y cuando el resultado del dibujo sea realmente distinto y no pueda calificarse de plagio”.
2. El derecho de transformación
Con todo, la Sentencia TS es consciente de que el principal punto de apoyo con que contaba la demandante era que, además de haberle sido cedido el derecho de reproducción, también había adquirido el derecho de transformación, y por ello el grueso de la argumentación del Alto Tribunal gira en torno a este segundo derecho.
Sin embargo, en lugar de dar por buena la cesión del derecho de transformación y examinar, como había hecho la Audiencia, si el alcance del derecho de transformación, aceptando que se había cedido, permite en estos casos prohibir a cualquier tercero -incluido el cedente- adaptar o recrear los personajes de los dibujos en cualquier nueva escena, situación o peripecia en la que pudieran ser colocados, el Tribunal Supremo opta por efectuar una interpretación de los contratos de cesión para ver hasta qué punto realmente se podía considerar cedido el derecho de transformación.
Se trata de un aspecto que no había sido objeto de cuestionamiento por los demandados ni de debate en sendas instancias, por lo que resulta cuestionable que el tribunal de casación lo aborde por su propia iniciativa. En todo caso, la implicación de ese enfoque es que, en caso de que la cesión del derecho de transformación a favor de Kukuxumusu no fuese dudosa o no estuviera limitada, se debería concluir que la actora podría impedir a los demandados recrear a Mr. Testis, Ms. Tetis, Beelorzia y Comparsa en nuevas escenas, situaciones o peripecias.
Pues bien, la Sentencia TS observa que las cesiones a favor de la compañía demandante se habían articulado a través de contratos que respondían a dos modelos. El primero se empleó entre 1994 y 2007 y preveía que Kukuxumusu adquiría “los derechos de explotación, tal y como están definidos en la Ley 22/1987, de 11 de noviembre de Propiedad Intelectual, (…), libres de cargas y gravámenes, no sujeta a traba ni limitación alguna".
El segundo modelo, empleado a partir de 2007, contenía una determinación más extensa de lo que era objeto de cesión. Así, comenzaba diciendo que el autor cedía “en exclusiva la totalidad de los derechos de propiedad intelectual e industrial de los Dibujos”, y en concreto “los derechos de reproducción, distribución, transformación, puesta a disposición y comunicación pública de los Dibujos”. A continuación, agregaba que “en particular y a título enunciativo, el AUTOR cede (…) los derechos necesarios para reproducir y comercializar los Dibujos en todo tipo de productos textiles y de merchandising (…)”, aclarando que la “lista de productos o soportes es meramente enunciativa y no tiene carácter exhaustivo”, y añadiendo que “así mismo, el AUTOR cede (…) los derechos necesarios para la transformación, animación y adaptación de los Dibujos y la utilización de los mismos en obras audiovisuales de cualquier tipo como, a título enunciativo, piezas de animación, series de animación para televisión o para otros medios, largometrajes, anuncios publicitarios, juegos de ordenador, juegos de Internet y juegos para móviles”.
Por lo que se refiere a la primera serie de contratos, la Sentencia TS señala que contienen una referencia general a los derechos de explotación, entre los que se encuentra el de transformación, y recuerda que, de acuerdo con el artículo 43 TRLPI, las cesiones se limitan a los derechos cedidos y modalidades de explotación expresamente previstas, de forma que “si no se expresan específicamente y de modo concreto las modalidades de explotación de la obra, la cesión quedará limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato y sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo”.
Sin embargo, a pesar de transcribir este precepto, el Alto Tribunal no procede a interpretar qué modalidades del derecho de transformación se podían considerar deducibles de la naturaleza del contrato e indispensables para cumplir su finalidad, sino que afirma que no cabe una cesión de este derecho de forma tan indeterminada, que la cesión debería haberse hecho para un determinado acto transformativo y que “por lo tanto, propiamente, no cabría hablar en esos casos de una cesión del derecho de transformación de esas obras”. Es decir, el Alto Tribunal viene a concluir que en rigor, en virtud de los contratos celebrados entre 1994 y 2007, y a pesar de haberse estipulado una cesión de todos los derechos de explotación, el derecho de transformación -no hace el mismo razonamiento para el de reproducción- no se podía entender cedido a favor de Kukuxumusu.
Dicho lo cual, y admitiendo que “en este caso no se ha discutido” esa cuestión, el Alto Tribunal aclara que la apreciación solo la tendrá en cuenta respecto del límite de la condena a la cesación de los actos infractores en relación con la transformación. Parece un razonamiento a maiore ad minus: puesto que se podría afirmar, si los demandados lo hubiesen pedido, que no había habido cesión del derecho de transformación, se puede afirmar con más razón que esa cesión fue limitada, o al menos lo bastante limitada como para excluir que la actora pueda prohibir la recreación de los personajes en cualquier nueva escena, situación o peripecia.
En cuanto a los contratos del segundo grupo, observa el Alto Tribunal que, “como tampoco se ha discutido en estos casos la validez de la cesión del derecho de transformación, y en concreto si en este caso era lo suficientemente precisa, hemos de partir de su validez”, sin perjuicio de lo cual estima que esa cesión se debe ceñir “a la animación de los dibujos y su adaptación a obras audiovisuales”, de tal forma que “los derechos de transformación cedidos respecto de esos dibujos se ciñen a su animación y adaptación a obras audiovisuales, y la condena a la cesación en los actos de transformación de aquellas obras objeto de cesión (dibujos) se debe circunscribir a esta concreta actividad transformadora: la animación y adaptación a obras audiovisuales de los dibujos objeto de cesión”.
Para el Tribunal Supremo, por lo tanto, carece de importancia que los contratos estipularan que la cesión del derecho de transformación, como el de reproducción, se hacía con carácter global y que mencionaran algunas modalidades a título meramente enunciativo. Tampoco repara en que, incluso en la cláusula donde se enumeran a tal título algunas modalidades de explotación, se habla de que la cesión abarca “los derechos necesarios para la transformación, animación y adaptación de los Dibujos y la utilización de los mismos en obras audiovisuales de cualquier tipo”. Es decir, la utilización de los dibujos en obras audiovisuales es una de las formas de explotación autorizadas, como lo son, aparte, otras tres actividades, a saber: la transformación, la animación y la adaptación de los dibujos.
3. Valoración crítica
No parece posible extraer de esa descripción de modalidades cedidas que la única actividad transformadora autorizada hubiese sido la animación y la adaptación a obras audiovisuales, puesto que los contratos contemplaban por un lado la adaptación, y por otro -unida a través de la conjunción “y”, no de la preposición “para” o “a”- la utilización en obras audiovisuales.
La interpretación de ambas series de contratos, además de improcedente de acuerdo con el principio de justicia rogada, no parece atinada, por cuanto implica que: (i) la cesión de un derecho de explotación, en concreto el de transformación, no se puede efectuar si no es especificando de manera precisa todas y cada una de las posibles formas y modalidades de transformación imaginables, a las que se ceñirá de forma estricta la cesión aunque las partes las hayan enumerado a título enunciativo; y (ii) que no desempeña función alguna el artículo 43 TRLPI, a fin de deducir de forma supletoria qué modalidades de transformación se deben considerar inherentes al contrato por ser acordes con su finalidad y naturaleza.
En suma, la Sentencia TS no solo confirma la Sentencia AP, sino que la reforma a peor, por cuanto no se limita a negar que el derecho de transformación de la demandante alcanzase a impedir la recreación de los personajes de los dibujos en otras situaciones, escenas y peripecias, sino que viene a afirmar que, con relación a los dibujos cedidos hasta el año 2007, Kukuxumusu no tenía adquirido el derecho de transformación, y con relación a los restantes dibujos solo había adquirido el derecho de adaptarlos para animación y obras audiovisuales. A nuestro modo de ver, tanto el fallo de casación como el de apelación adolecen de notables defectos de razonamiento jurídico que se traducen, como no puede ser de otra manera, en un resultado injusto, en este caso para la compañía demandante. Es de desear que nuestro Alto Tribunal revisite la doctrina contenida en la Sentencia TS, en particular por lo que se refiere a la interpretación que realiza de las cesiones en globo de derechos de explotación, la cesión in genere del derecho de transformación y la aplicación del artículo 43.2 TRLPI como guía supletoria para la interpretación de los contratos de cesión.
