Estos días hemos leído titulares sobre un conflicto por la marca “Conguitos” resuelto por el Tribunal General de la UE en sentencia de 7/6/2023 , marca que para muchos consumidores españoles se asocia instintivamente con unas adictivas bolitas de chocolate “y cuerpo de cacahué”, como decía la pegadiza canción del anuncio, pero para otros se asocia con calzado y ropa infantil.
Si nos quedamos con aquellos titulares (algunos, por cierto, desacertados), sin entrar en el fondo, podemos pensar que se trata de una controversia nueva, y nada más lejos de la realidad.
¿Tienen estas empresas o marcas algo que ver entre sí? La respuesta es que no, aunque si hiciéramos un sondeo rápido a nuestro alrededor obtendríamos respuestas impulsivas de todos los colores. Al fin y al cabo, no es tan raro que marcas conocidas y exitosas acaben licenciándose para productos muy distintos a aquellos para los que originariamente se lanzó, y no nos faltan ejemplos conocidos.
Sí, la realidad es que las bolitas de chocolate y los zapatos Conguitos han venido coexistiendo en la práctica desde hace años tanto en el registro como en el mercado a manos de distintos titulares, y no es la primera vez que se enfrentan en vía administrativa o judicial por la protección y alcance de sus respectivos derechos.
De hecho, en septiembre de 2022, el Tribunal Supremo, poniendo fin a un procedimiento por infracción de marca instado por Chocolates Lacasa ante los Tribunales de la marca de la UE de Alicante, confirmó que una y otra marca podían seguir conviviendo, considerando, entre otras razones, que los titulares de la marca de chocolates habían tolerado durante más de 25 años el uso en el mercado de la marca de calzado, generando un estado de confianza en el titular de esta última.
Conviene por tanto poner un poco en contexto estas recientes noticias, pues lo que se ha resuelto ahora es la solicitud de marca que el mismo titular de la marca de calzado hizo en 2012 (sí, hace once años) para otros productos distintos del calzado y la ropa (y del chocolate).
¿Principio de especialidad?
Este es un caso interesante, porque entra de lleno en el “core” del sistema de marcas, que es el principio de especialidad.
Para aquellos profanos en la materia, recordamos que las marcas se registran por clases de productos o de servicios. Y aquel principio establece que el registro confiere un derecho de exclusiva sobre los productos o servicios reivindicados, pudiendo extenderse ese derecho respecto de productos o servicios distintos cuando haya un riesgo de confusión o de asociación en el mercado, contemplando lógicamente también la mayor o menor similitud entre los signos.
Si, además, la marca registrada es renombrada (es decir, con un grado elevado de reconocimiento entre el público pertinente), ese derecho de exclusiva puede verse aún más reforzado incluso cuando los productos o servicios son muy distintos si existe un riesgo de dilución de la marca prioritaria o si se demuestra que existe un riesgo de aprovechamiento de dicho renombre, todo ello sobre la premisa de que el consumidor pueda establecer un vínculo mental entre ambas marcas.
Por tanto, si están conviviendo durante tantos años CONGUITOS para bolitas de chocolate (clase 30) y CONGUITOS para calzado infantil (clase 25), es porque o bien las Oficinas de registro, o bien los Tribunales, no las han considerado confundibles ni asociables, ni que una se aproveche de la otra.
Un poco de historia
Chocolates Lacasa es la titular de los derechos más antiguos sobre la palabra “CONGUITOS” con una primera marca española registrada en 1963 para chocolates (M nº 0413506, clase 30), con un diseño gráfico que ha ido evolucionando.
Pero ya en 1990 el Sr. Mariano Esquitino, empresario de Elche, tramitó la primera solicitud de marca puramente denominativa “Conguitos” para calzado y prendas de vestir (M nº 1547937, clase 25) frente a la que Lacasa se opuso con su marca de chocolates por considerarlas confundibles. La marca de calzado se acabó concediendo y a día de hoy sigue en pleno vigor registral.
¿Por qué se rechazó la oposición a pesar de la identidad denominativa? Pues probablemente en aplicación del principio de especialidad, porque se debió de considerar que los productos estaban lo suficientemente alejados entre sí como para que ningún consumidor resultara confundido o vinculara indebidamente a las empresas.
Ahí germinó una controversia que con los años se ha ido manteniendo, tanto ante las Oficinas de registro como ante los Tribunales, a pesar de que en el mercado y en el registro siguen conviviendo.
Con el tiempo, una y otra empresa han ido registrando sus respectivas marcas en clases distintas a las iniciales, y extendiendo su protección en otros territorios.
El caso resuelto por el Tribunal General: Conguitos es renombrada, pero no tanto.
El caso que ha sido noticia estos días se inició en 2016, con la nulidad que ejercitó Lacasa con base en su marca para chocolates frente al registro por parte del Sr. Esquitino, en 2012, de una marca
Esta Marca de la Unión Europea (Nº 10546836), recordamos, se solicitó y está registrada para productos de limpieza, perfumería y cosméticos, entre otros, en clase 3, artículos de joyería, bisutería y relojes, entre otros, en clase 14, y artículos de marroquinería, maletas y bolsos, entre otros en clase 18.
Pues bien, la nulidad interpuesta por Lacasa se rechazó en dos instancias sucesivas, hasta llegar al Tribunal General, cuya sentencia ha rechazado también el recurso de Lacasa y por tanto confirma la concesión de la marca Conguitos para esos nuevos productos.
El asunto es interesante porque aquí entra en juego el concepto del renombre de la marca, que solo tras cierto tiempo de uso se puede alcanzar y que Lacasa ha hecho valer desde un inicio, pretendiendo con ello que se viera reforzado su derecho de exclusiva bajo el argumento de que su marca se podría diluir o que la nueva marca en esas otras tres clases obtendría una ventaja desleal respecto de la primera.
De la lectura de la sentencia podemos intuir el esfuerzo probatorio desplegado por la demandante y lo sutil del debate. Al fin y al cabo, conceptos como renombre, reputación, dilución, aprovechamiento, exigen una argumentación y una prueba exhaustivas precisamente porque conllevan una superación del principio de especialidad, y con ello una protección mayor, si bien en este caso el Tribunal ha considerado el material probatorio insuficiente o inadecuado.
¿Una marca de chocolates se puede confundir con una marca de perfumes, de bisutería, o de bolsos? ¿Pueden los consumidores decantarse por una, guiados erróneamente por la confianza que les merece la otra? ¿Puede una aprovecharse del prestigio de la otra? Si la marca anterior no es conocida en su sector puede que no, pero, ¿y si lo es?
Todo esto es lo que se ha puesto en tela de juicio en este caso, y, así, el Tribunal General ha confirmado, esencialmente:
Es una sentencia que, al margen del fallo, recuerda las pautas para determinar el concepto del renombre, su influencia sobre el alcance del derecho, y la forma de acreditarlo, de ayuda inestimable para quienes nos dedicamos a esto. Evidencia además lo complejos que pueden resultar los procedimientos judiciales en materia de marcas cuando están en juego conceptos jurídicos indeterminados basados en premisas de hecho que hay que acreditar. Nada sencillo.
Debemos decir que no es el único caso entre las partes pendiente ahora mismo de resolución ante el Tribunal General, pues otras marcas de la empresa de calzado solicitadas también en 2016 en otras clases o con variantes denominativas estarían siendo cuestionadas en procedimientos de nulidad instados por Lacasa.
En definitiva, de momento (aún cabe recurso) parece que las distintas marcas CONGUITOS van a seguir conviviendo en el mercado y en el registro. Como todo en esta materia, un asunto opinable y debatible.
Pues eso. Somos los Conguitos, y estamos requetebién.
Rosa Martínez Brines, junio 2023
