Caducidad de la marca Aftersun por devenir en un término de uso común

¿Es el término “Aftersun” reconocido por el público como una marca, o ha pasado a ser un nombre genérico? Es la cuestión a la que se enfrentó la reciente Sentencia de la Audiencia Provincial de BCN (15ª) núm. 378/2018, de 6 de junio que analiza los requisitos para declarar la caducidad de la marca Aftersun por haber devenido de uso corriente.

El concepto doctrinal de “vulgarización de la marca” se encuentra regulado en el art. 55.1 d) de la Ley de Marcas (LM) y supone la caducidad de la marca registrada cuando el signo ya no permite identificar el origen empresarial del producto puesto que se ha convertido en un término genérico. La disputa derivó de la solicitud de la demandante, que pedía la declaración de caducidad de la marca “AFTERSUN” (registrada desde 1962) al considerar que en el mercado español se utiliza el término aftersun de forma uniforme. La parte demandada se oponía, al entender que la marca AFTERSUN aún goza de carácter notorio en el mercado y que las expresiones “aftersun o after-sun” son ajenas a la misma.

La AP entró a valorar los dos elementos que deben concurrir acumulativamente para poder afirmar que la marca había caducado: (i) la conversión del signo en la designación usual de un conjunto de productos (elemento objetivo) y (ii) que tal conversión derive de la actividad o falta de ella por parte del titular de la marca (elemento subjetivo).

En cuanto al elemento objetivo, el Tribunal destacó que lo más importante es valorar si la marca permite o no distinguir cuál es el origen empresarial de los productos. El Tribunal entendió que el elemento objetivo sí concurría, basándose en tres ideas:

Aunque la marca registrada fuera Aftersun, el uso de expresiones como after-sun o after sun sí puede colaborar en la vulgarización de la misma puesto que la semejanza fonética y conceptual es tal que no permite al consumidor apreciar la diferencia.
Aunque por un motivo de economía del lenguaje, los consumidores se refieren a los productos usando el nombre de la marca líder, en este caso, se probó que los consumidores ya no identifican AFTERSUN como una marca, sino como el conjunto de productos para después del sol.
La percepción de los profesionales en ningún caso resulta irrelevante para determinar la caducidad de la marca. A este respecto, invoca el art. 2.3.3 de las Directrices de la EUIPO sobre Examen de Marcas de la Unión Europea.

En cuanto al elemento subjetivo, la LM requiere que la marca haya devenido de uso común como consecuencia de la “actividad o inactividad de su titular”. En el caso analizado, el Tribunal entendió que también concurría dicho elemento, con los argumentos siguientes:

El titular de la marca había colaborado en la vulgarización de la misma al usarla únicamente para la gama de productos destinados al cuidado de la piel tras su exposición al sol, y usándola tras otra marca que sí usaba en todos sus productos, dando pie al consumidor a pensar que la expresión Aftersun era una mera indicación del tipo de producto.
Apreció una falta de diligencia en la defensa de la marca, pues el titular había tolerado el uso de la misma durante mucho tiempo, de hecho, la demandante logra probar el uso de la palabra por parte de diferentes competidores a lo largo del tiempo sin que la titular de la marca interpusiera acciones legales.
Finalmente, afirmó el Tribunal que las expresiones inglesas aftersun o after-sun no imponen al titular de la marca Aftersun la obligación de tolerar ciertos usos (como indican los art. 37.b) y 34.2 c) LM), puesto que en español existen expresiones equivalentes para hacer referencia a estos productos.

Con estos argumentos, el Tribunal estimó la solicitud de declaración de caducidad de la marca Aftersun por entender que se ha convertido en un término de uso común entre el público.

Esther Ballesteros