Caso Watermaster: El TJUE trata los criterios para determinar la jurisdicción internacional en infracciones marcarias online
El pasado 27 de abril de 2023 la sala quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en el asunto C-104/22 en la que se pronuncia sobre los criterios a tener en cuenta para determinar la jurisdicción de los tribunales de los Estados miembros en casos de infracciones marcarias por ofertas realizadas en internet.
La cuestión prejudicial la plantea el Tribunal de lo Mercantil Finlandés que conoció de la demanda interpuesta por Lännen MCE Oy, sociedad Finlandesa titular de la marca de la Unión “WATERMASTER”, contra las sociedades alemanas pertenecientes al mismo grupo, Berky GmbH y Senwatec GmbH & Co. KG, en un supuesto de violación de dicha marca.
Conviene precisar que se trata de determinar la competencia del tribunal finlandés para pronunciarse sobre una posible infracción de marcas ante dos conductas distintas: en un caso, el uso por Senwatec de un servicio ofrecido por un motor de búsqueda en Internet que opera bajo el dominio nacional finlandés (.fi) y que permite mostrar en la web del buscador un anuncio de los productos de Senwatec a partir de una búsqueda del término “Watermaster”; y, en el otro, se reprocha a Bercky haber identificado imágenes de sus máquinas libremente disponibles en Flickr.com con un metatag con el término “Watermaster” de manera que los motores de búsqueda en Finlandia de ese término mostraban esas imágenes. En ambos casos no hay más conexión con Finlandia que el nombre de dominio .fi con el que opera el motor de búsqueda utilizado por Senwatec.
En esencia, el tribunal remitente pregunta al TJUE si el apartado 5 del artículo 125 del Reglamento 2017/1001 debe interpretarse en el sentido de que el titular de la marca de la Unión lesionada por su uso en publicidad y en ofertas de venta en línea puede ejercitar una acción por violación de la marca ante un tribunal de marcas de la Unión del Estado miembro en cuyo territorio se encuentren consumidores y comerciantes a los que se dirijan la publicidad u ofertas aunque en ellas no se mencione expresa o inequívocamente dicho Estado miembro entre los territorios a los que pueden suministrarse los productos de que se trate.
Conviene en este punto recordar que el apartado 5 del artículo 125 del Reglamento 2017/1001 dispone que el demandante puede ejercitar su acción, además de ante el Estado miembro donde el demandado tiene el domicilio, también ante los tribunales del Estado miembro «en cuyo territorio se hubiere cometido el hecho o el intento de violación».
A este respecto, el TJUE ya había establecido con anterioridad que puede considerarse como territorio donde se comete la violación aquel en el que se encuentran los consumidores a los que se destina la publicidad, aunque la simple posibilidad de acceder a un sitio de Internet desde el territorio cubierto por la marca no basta para concluir que las ofertas de venta que en el mismo se presentan están destinadas a consumidores situados en ese territorio. En este sentido, las precisiones acerca de zonas geográficas de suministro de los productos constituyen un indicio de particular importancia a efectos de dicha apreciación (SSTJUE de 5 de septiembre de 2019, asunto C-172/18, y de 12 de julio de 2011, asunto C-324/09).
En este caso, ante la falta de criterios precisos para determinar la zona geográfica de entrega de los productos, el TJUE acude por analogía a los criterios ya establecidos para el artículo 17.1.c) del Reglamento 1215/2012, si bien reconoce que el Reglamento 2017/1001 es de aplicación preferente como lex specialis. Estos criterios son, a saber, en particular, y de forma no exhaustiva (STJUE de 7 de diciembre de 2010, asuntos C-585/08 y C-144/09):
De este modo, el TJUE concluye respondiendo que el tribunal del Estado miembro es competente en base al apartado 5 del artículo 125 del Reglamento 2017/1001 si el tercero ha hecho uso de la marca mediante un posicionamiento de pago en un sitio web de un motor de búsqueda que utiliza un nombre de dominio nacional de primer nivel de dicho Estado miembro. En cambio, el tribunal no resulta competente por el mero hecho de que el tercero infractor haya procedido a un posicionamiento natural de imágenes de sus productos en un servicio para compartir fotografías en línea que opera con un dominio de primer nivel genérico empleando como palabra clave la marca de la unión.
Jordi Marcè
