Deber de congruencia de las sentencias: STS sobre patentes

En su reciente sentencia de 4 de octubre de 2023, el Tribunal Supremo, en el marco de un procedimiento de nulidad de patente española, admite el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto por la -inicialmente- demandada y titular de una patente sobre la necesidad de que las sentencias sean claras, precisas y congruentes con las pretensiones de las partes (ex art. 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

En particular, como veremos, el Tribunal Supremo aprecia que la sentencia de segunda instancia atendió a una causa de pedir no invocada en la demanda para concluir que la patente adolecía de nulidad. Considera así que dicha sentencia incurrió en incongruencia extra petita y, por tanto, confirma que la patente era válida y seguía desplegando efectos.

Tramitación en primera instancia

La patente española de la demandada sobre la que pivotaba el procedimiento toma por título “mando de control de pausas externas”. Se trata de una patente de producto que se concedió con examen sustantivo y está compuesta por siete reivindicaciones: la primera de ellas (1) era independiente, y las restantes (2-7) plasmaban realizaciones dependientes de la anterior y a su vez presentaban dependencias entre sí.

La mercantil demandante, entre otros extremos, instó la declaración de nulidad total dicha patente sobre la base del entonces vigente artículo 112.1.a) de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. A su juicio y sobre la base de un informe pericial, la reivindicación independiente (1) de la patente carecía de novedad sobre la base de los documentos comprendidos en el estado de la técnica citados, y la misma suerte debían correr las reivindicaciones dependientes 3, 4 y 7; y, por su parte, las reivindicaciones dependientes 2, 5 y 6 carecían de falta de actividad inventiva sobre la base de la combinación de los referidos documentos.

La sentencia en primera instancia acordó desestimar íntegramente la demanda.

Tramitación en segunda instancia

Ante la desestimación de sus pretensiones, la demandante (ahora recurrente) interpuso recurso de apelación, con éxito: la Audiencia Provincial acordó estimar íntegramente el recurso y la demanda y declaró la nulidad de la patente.

El órgano de apelación se detuvo en el análisis de cada una de las reivindicaciones de la patente y concluyó como sigue:

Respecto a la reivindicación independiente (1), si bien rechazó que su novedad hubiera quedado afectada por los documentos obrantes en el estado de la técnica citados, también examinó su actividad inventiva y concluyó que «si bien reviste novedad (…) el hecho de poder colocar el eje en dos posiciones carece de actividad inventiva por cuanto se trata de una deducción evidente para un experto en la materia». Esto es, esta reivindicación carecía de actividad inventiva.
Respecto a las reivindicaciones dependientes 3, 4 y 7, concluyó que carecían de novedad.
Respecto a las reivindicaciones dependientes 2, 5 y 6, concluyó que carecían de actividad inventiva, al resultar evidentes para un experto en la materia.

Decisión del Tribunal Supremo

La inicialmente demandada interpuso recurso extraordinario por infracción procesal y recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo valora únicamente el segundo motivo del recurso extraordinario por infracción procesal, basado en la infracción del artículo 218.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y acuerda estimarlo, revocando la sentencia de apelación y confirmando el fallo de la sentencia de instancia.

En concreto, el Tribunal Supremo considera que la sentencia de apelación incurrió en incongruencia extra petita, ya que se pronunció sobre la (falta de) actividad inventiva de la reivindicación independiente (1) cuando nada habían pedido las partes a este respecto.

El razonamiento del Tribunal Supremo es el siguiente:

Comienza analizando el marco jurisprudencial aplicable respecto al deber de congruencia de las sentencias, señalando que este deber puede resumirse en «la necesaria correlación que ha de existir entre las pretensiones de las partes, teniendo en cuenta el petitum [petición] y la causa petendi [causa de pedir] y el fallo de la sentencia».
También señala que, para determinar si una sentencia es incongruente o no, es necesario realizar un «un proceso comparativo entre el suplico integrado en el escrito de la demanda y, en su caso, de contestación a la demanda y la parte resolutiva de las sentencias que deciden el pleito».
Seguidamente, al examinar el propio escrito de demanda y el informe pericial aportado por el demandante, confirma que la alegación de nulidad de la reivindicación independiente (1) de la patente se fundaba exclusivamente sobre la base de ausencia de novedad y que «la Audiencia, sin embargo apreció otra causa de pedir distinta, constituida por la falta de actividad inventiva, que no había sido invocada en la demanda ni mucho menos justificada» y, por tanto, incurría en incongruencia.
En consecuencia, determina que esta reivindicación independiente (1) es totalmente válida y cumple con los requisitos de patentabilidad y, como consecuencia de ello y apoyándose en precedentes jurisprudenciales, también debían serlo sus reivindicaciones dependientes «aunque tan sólo aporten respecto de la principal una característica adicional o un modo particular o de realización».

Por Raúl Pérez, Propiedad Intelectual, Industrial y Secretos