El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha resuelto en una sentencia reciente un litigio en torno a si una persona puede registrar su nombre propio, en este aso Kenzo, como marca cuando existe una marca renombrada anterior que resulta idéntica o similar.
La sentencia del TJUE, de 30 de mayo de 2018, pone punto y final al conflicto marcario entre la empresa de lujo de la industria de la moda Kenzo, titular de multitud de marcas tanto nacionales como de la UE, entre ellas la marca renombrada denominativa KENZO, y el señor Kenzo Tsujimoto. Este último presentó dos solicitudes de registro de marca internacional consistentes en el signo denominativo KENZO ESTATE, en las que se designaba el territorio de la UE, para productos distintos de los amparados por la marca renombrada. La empresa Kenzo se opuso a los registros alegando la titularidad de la marca de la Unión anterior, y sosteniendo que los registros pretendidos infringen la prohibición relativa establecida en el art. 8.5 del Reglamento de Marca de la Unión Europea (Reglamento 207/2009, sustituido en la actualidad por el Reglamento 2017/1001).
El artículo 8.5, en su redacción de 2009, prohíbe el registro cuando medie oposición del titular de una marca anterior si se dan ciertos requisitos, fundamentalmente: (i) que las marcas sean idénticas o similares; (ii) que la marca anterior sea notoriamente conocida, y (iii) que el uso sin justa causa de la marca solicitada se aproveche indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o perjudique el carácter distintivo o la notoriedad.
La EUIPO consideró que se daban todos los requisitos de la prohibición, y en particular que existía el riesgo de que el uso de la protección solicitada se aprovechara indebidamente del renombre de la marca anterior. El Tribunal General de la UE confirmó esa decisión, y el interesado recurrió ante el TJUE.
Durante el procedimiento, el señor Kenzo Tsujimoto invocó entre otros argumentos, que el uso de su nombre en la marca KENZO STATE constituye una “justa causa”, y por tanto no se cumplirían todos requisitos de la prohibición relativa de registro. No obstante, el TJUE concluyó, en línea con la sentencia del Tribunal General, que “el uso del nombre del demandante, esto es, Kenzo, en la composición de la marca KENZO ESTATE no era suficiente para constituir una justa causa para el uso de este signo” en el sentido del art. 8.5 del Reglamento.
En efecto, para el TJUE, el mero hecho de que el termino Kenzo sea el nombre del Sr. Tsujimoto no implica que exista justa causa. En línea con lo expuesto por el Abogado General, el TJUE considera que “el examen de la ponderación de los intereses en juego no puede menoscabar la función esencial de la marca anterior, consistente en garantizar el origen del producto”. Teniendo en cuenta que el Reglamento otorga una amplia protección a las marcas renombradas, la sentencia considera que el Tribunal General acertó al concluir que el sr. Kenzo no había acreditado ninguna justa causa y que pretendía en realidad aprovecharse indebidamente del renombre de la marca KENZO.
En definitiva, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE, el solicitante de una marca de la Unión carece de un derecho incondicional a registrar su nombre como marca (véase también en este sentido la sentencia del Tribunal General de 25 de mayo de 2011, asunto Prinz von Hannover).
Ane Alonso y Miquel Peguera
