Con la entrada en vigor de la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, se introdujo una importante novedad material y procesal (en su artículo 120.3), que permite al demandante titular de la patente, que ha visto impugnada su invención, limitar la patente modificando sus reivindicaciones. En tal caso, debe aportar el nuevo juego o juegos de reivindicaciones y su justificación en el trámite de contestación a la demanda de nulidad, de contestación a la reconvención o de contestación a la excepción de nulidad. En ese mismo trámite, el titular de la patente que haya ejercitado acción por infracción de la misma deberá razonar, y en su caso probar, en qué modo afectan las limitaciones propuestas a la acción de infracción ejercitada frente al demandado.
En SOL MUNTAÑOLA ABOGADOS hemos llevado un asunto ( Sentencia de 6 de octubre de 2023 del Jdo. de lo Mercantil nº 2 de Valencia ), que -salvo error- es el primero en el que se aplica dicho precepto, en el que se han modificado las reivindicaciones de la patente y se ha logrado la condena por infracción con base en ese nuevo juego de reivindicaciones.
Efectivamente, interpuesta demanda por infracción de una patente en nombre de nuestro cliente (titular de la patente), el demandado impugnó la validez de la misma por falta de novedad de la reivindicación primera, única independiente, así como de varias de las reivindicaciones dependientes de la primera. El titular, valorando dicha impugnación, acepta que es cierto que su reivindicación primera puede ser nula por falta de novedad (existía un documento anterior que podía anticipar el contenido de dicha reivindicación), pero considera que es posible modificar las reivindicaciones de la patente, limitándola, para conseguir una nueva reivindicación independiente que no incurra en falta de novedad.
Para ello, el titular propuso dos alternativas: la primera, consistente en una nueva reivindicación primera que incluye un preámbulo con el contenido de la antigua reivindicación primera de la patente y una parte caracterizadora con el contenido de la antigua reivindicación segunda de la patente, y la segunda, consistente en una nueva reivindicación primera que incluye un preámbulo con el contenido de la antigua reivindicación primera de la patente y una parte caracterizadora con el contenido de las antiguas reivindicaciones segunda y tercera de la patente. Y con base en dichas modificaciones, el titular aportó nuevo informe pericial acreditando que el demandado infringía (también) esos nuevos juegos de reivindicaciones.
El asunto ha sido resuelto por el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, que ha dictado Sentencia de 6 de octubre de 2023 -susceptible de ser recurrida en apelación-, estimando la solicitud de modificación de patente planteada por su titular en la contestación a la reconvención, quedando la patente redactada en los nuevos términos propuestos, y estimando la demanda por infracción con base en ese nuevo juego de reivindicaciones, condena al demandado a cesar en los actos infractores y a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.
Es una Sentencia, insistimos, que aplica por primera vez el artículo 120.3 de la vigente Ley de Patentes, y que ha permitido a un titular de una patente, cuya reivindicación primera podría haber sido declarada nula por falta de novedad (con la consiguiente desestimación de su demanda por infracción), “salvar” la invención, y conseguir que el demandado sea además condenado por infracción, con todos los pronunciamientos favorables.
