Hay empresarios que desconocen que la normativa marcaria ofrece algunos trucos con los que conseguir cierto beneficio para sus intereses. Para ello, tienen que darse las circunstancias que comentaremos a continuación.
Prácticamente todo el empresariado conoce que las marcas tienen una vigencia de 10 años, momento en que si hay interés comercial, procede la renovación por otro periodo decenal. La ley cuenta esos años desde el día de la solicitud marcaria, y es posible la renovación 6 meses antes de dicho día de vencimiento o incluso 6 meses después, si bien en este caso con una sobretasa.
Pero lo que casi nadie ajeno al mundo marcario conoce es que la marca debe ser usada en el plazo de 5 años desde su concesión, no desde la fecha de la solicitud, so pena de que un tercero pueda instar la caducidad de la misma y que ésta pierda vigencia.
Este instituto o figura de la caducidad persigue esencialmente limpiar el registro marcario de marcas no usadas y que hasta la fecha la normativa ha permitido sobrevivir a pesar de su no uso, con la mera renovación decenal.
La Ley de Marca establece la obligación del uso de la marca durante un periodo continuado de 5 años. En el caso de que no se hiciese uso durante este tiempo, cualquier tercero interesado en la marca podría promover su caducidad para así poder registrarla como propia.
La marca Sony Ericsson dejó de utilizarse en 2012
Imaginen cuantas marcas de cierto renombre se encuentran en la actualidad en peligro de caducidad por su no uso en los últimos 5 años y, por lo tanto, pueden pasar a manos de aquellos empresarios que sean conscientes de que no ha habido una efectiva utilización.
La clave y lo que permite que esta institución cobre vigencia nos la da un cambio legislativo en vigor desde hace unos meses. Hasta la fecha, había que acudir a las instancias judiciales para que fueran estas las que declararan la caducidad por falta de uso en los últimos 5 años a contar desde la demanda para atrás.
Las demandas de caducidad son muy sencillas de redactar porque en realidad la carga de la prueba corresponde al titular de la marca que se pretenda caducar, debiendo este probar que ha habido un uso efectivo y real de los productos o servicios que nomina la marca en los últimos 5 años.
Esta normativa ha cambiado de forma decisiva el órgano resolutor de la caducidad de la judicatura a las distintas oficinas administrativas que son las mismas instituciones que conceden las marcas, la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la EUIPO o entidad gestora de signos distintivos europeos.
Lo que antes era un procedimiento lento y muy costoso, se ha convertido en otro ágil y con una tasa relativamente económica. Es cierto que es aconsejable acudir a un despacho de abogados que dirija la acción de caducidad, pero como la carga de la prueba le corresponde al titular de la marca, a aquél que inste la caducidad le basta con rellenar una instancia señalando la marca obsoleta y pagar la tasa. Es la otra parte la que ha de defenderse del ataque y la que precisará de acumular prueba de uso efectivo y real en el plazo de 5 años anteriores a la presentación de la instancia de caducidad.
Ejemplo de marcas desaparecidas con el tiempo
Para que un empresario pueda beneficiarse de este privilegio que otorga la Ley de Marcas deben darse dos requisitos:
Hay auténticos profesionales que, con cierta picaresca, aprovechan dicha figura de la caducidad para adquirir una marca que todavía queda en la mente del consumidor y cuenta con un prestigio que no ha sido olvidado.
Y es que es verdad lo dice la canción: “Veinte años no es nada”… así que imaginen sólo 5.
Autor: Rafael Jiménez Díaz es Socio Director de Fernández-Palacios Abogados
